Licencias de marcas y su protección bajo el derecho internacional

Raúl Pereira Fleury
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Un tribunal arbitral bajo la administración del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) en Washington, D.C. ha decidido en diciembre del 2017, que los registros de marcas y las licencias de uso de las mismas detentadas por inversionistas extranjeros son consideradas como inversiones extranjeras y por tanto, gozan de la protección de tratados bilaterales y multilaterales de promoción y protección a las inversiones extranjeras.
La decisión del tribunal arbitral en el caso Bridgestone Licensing Services, Inc and Bridgestone Americas, Inc. c. República de Panamá (Caso CIADI No. ARB/16/34) constituye un hito en el derecho internacional de las inversiones extranjeras y un importante desarrollo para compañías que tengan en otros países, inversiones a través de registros de marcas y contratos de licencia de uso de marcas.
De acuerdo a dicho tribunal, las marcas Firestone y Bridgestone, de las que las demandantes son titulares del registro y licenciatarias respectivamente, en Panamá, califican como inversiones susceptibles de ser protegidas por el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Panamá.
Si bien la protección de una inversión extranjera depende siempre de la redacción de los tratados subyacentes a la disputa, la gran mayoría de los tratados de protección a las inversiones extranjeras establecen que los derechos de propiedad intelectual son considerados como inversiones protegidas; y tal como fue indicado por el tribunal arbitral en el caso mencionado, las marcas son consideradas como propiedad intelectual y si las mismas son explotadas comercialmente, como lo sería a través de la fabricación y venta de productos que lleven la marca o a través de un contrato de licencia, las mismas están protegidas.
LA IMPORTANCIA DE ESTA DECISIÓN
Como fuera mencionado anteriormente, esta es la primera decisión que analiza la naturaleza de los registros marcarios y las licencias de uso de marcas a la luz del derecho internacional de las inversiones extranjeras, por lo que constituye un importante precedente para las inversiones extranjeras consistentes en dichas actividades comerciales.
Una marca identifica las características que un consumidor espera encontrar en un determinado producto que lleva dicha marca. De ahí la importancia de registrar una marca. Cuando un consumidor encuentra que dichas características son deseables, la marca ayuda al vendedor a beneficiarse de la reputación de la que goza el producto que lleva su marca.
De forma similar, los contratos de licencia de marcas constituyen una herramienta importante para los empresarios, a los efectos de optimizar el rendimiento de su marca y obtener el mayor rendimiento posible. Al mismo tiempo, los licenciatarios tienen la posibilidad única de establecerse en sus territorios como representantes de marcas reconocidas a nivel mundial. Así, en la prestación de un servicio, la marca es el activo más valioso que estos empresarios poseen, puesto que la misma identifica las características que el consumidor esperará encontrar en un producto que lleva dicha marca.
Ahora bien, tanto los registros de marcas como las licencias otorgadas sobre las mismas están sujetas a la legislación nacional de cada país donde son otorgadas y por lo tanto, cualquier cuestión litigiosa respecto de la explotación de las mismas también están sujetas a las cortes de cada país. Esto deja a los inversionistas extranjeros en las manos, únicamente, de las cortes nacionales del país donde tienen sus inversiones, lo cual, en algunos casos, puede tener consecuencias negativas para los mismos.
No obstante, el fallo arriba citado otorga una protección “extra” a las marcas y licencias de uso de marcas, al aceptar que las mismas gozan de los estándares de protección establecidos para las inversiones extranjeras. Esto abre una puerta para poder analizar, bajo el derecho internacional, el tratamiento dado por las autoridades estatales de un estado a los registros marcarios y a las licencias otorgadas bajo las mismas, siempre que los beneficiarios de estos registros y licencias sean inversionistas extranjeros. Este fue el caso de Bridgestone, quien luego de oponerse –sin éxito– en Panamá al registro una marca parecida a las suyas, fue condenada al pago de US$ 5,4 millones por la Corte Suprema panameña, por los daños causados a la parte que había intentado registrar la marca a la que Bridgestone se opuso. Ahora Bridgestone, como inversionista extranjero en Panamá, tiene la posibilidad de que un tribunal internacional pueda decidir si el fallo de la Corte Suprema de Panamá respetó los derechos de Bridgestone como inversionista extranjero, en base al registro y las licencias de marcas que el mismo tiene en dicho país.
Este es justamente el objetivo del derecho internacional en materia de protección a las inversiones extranjeras, cuyo mecanismo de resolución de conflictos principal es el arbitraje: proporcionar una plataforma neutra, independiente y libre de injerencias políticas, tanto para los inversionistas extranjeros como para los estados que reciben sus inversiones.
LA SITUACIÓN EN EL PARAGUAY
Actualmente, nuestro país cuenta con 23 tratados de protección a la inversión extranjera firmados (bilaterales y multilaterales), de los cuales 22 se encuentran en vigencia plena. La mayoría de estos tratados contiene un texto similar al del tratado entre Estados Unidos y Panamá comentado en estas líneas, por lo que los registros y licencias de marca en el Paraguay de inversores nacionales de los países con los que Paraguay tiene firmado estos tratados, estarán protegidos bajo el derecho internacional. Igualmente, los inversionistas paraguayos que tengan registros y licencias de marca en estos países también estarán protegidos.
De forma adicional, el Paraguay también es signatario del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, que creó el Ciadi.
Esto significa que las decisiones que resuelvan conflictos bajo dicho convenio, no son ejecutables únicamente en el estado del inversionista extranjero y en el estado involucrado en la disputa, sino en los 153 estados miembros del convenio.
Dicho esto, gran importancia debe darse a la estructuración de una inversión en el extranjero, incluso cuando dicha inversión consistirá simplemente en el registro de una marca para luego explotarla a través de una licencia de uso.
Esta cuestión es aún más importante para corporaciones que forman parte de un grupo multinacional de empresas, donde varios de sus miembros pueden estar constituidos en diferentes países, muchos de los cuales pueden o no tener suscriptos tratados de protección a la inversión extranjera con el país donde se desea realizar la inversión.

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